Методические рекомендации по отражению в государственных контрактах вопросов правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности
(утв. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 2 марта 2006 г.)
Согласно Стратегии Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2010 года создание эффективной инновационной системы и использовании интеллектуальной собственности рассматривается как одна из основных задач активизации инновационной деятельности. Объекты интеллектуальной собственности должны служить основой легального рынка научно-технических результатов, основой создания конкурентоспособной отечественной промышленности.
Первоочередная задача заключается в использовании результатов научно-технической деятельности, полученных в рамках выполнения работ по государственным контрактам. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.11.2001 N 1607-р, и постановлению Правительства Российской Федерации от 17.11.05 N 685 "О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности", государственные заказчики научно-технической продукции обязаны в пределах своей компетенции эффективно осуществлять распоряжение закрепленными за государством правами на результаты научно-технической деятельности в целях доведения их до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции. При закреплении прав на созданные за счет средств федерального бюджета результаты за организациями - исполнителями, последние должны самостоятельно осуществлять управление принадлежащей им интеллектуальной собственностью и обеспечивать ее коммерциализацию.
При этом закрепление прав и распоряжение правами осуществляется в соответствии с условиями государственного контракта.
Роспатентом подготовлены настоящие методические рекомендации по вопросу отражения в государственных контрактах положений, устанавливающих права и обязанности сторон по закреплению прав, правовой охране и использованию созданных результатов научно-технической деятельности.
Рекомендации предназначены для государственных заказчиков, руководителей предприятий и организаций, предпринимателей и специалистов, имеющих отношение как к выполнению работ по государственным контрактам, так и к использованию новых технологий и к инновационной деятельности. Помимо изложенных в данных методических рекомендациях общих подходов следует учитывать также наличие большого количества специальной литературы по всем затронутым вопросам.
При заключении и исполнении государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд, государственные заказчики должны обеспечивать включение в них вопросов правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности.
В обязательном порядке сторонами должны быть урегулированы следующие положения.
1. Закрепление прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении работ по контракту.
2. Обязательства исполнителя по обеспечению государственных интересов.
3. Обязательства по обеспечению правовой охраны полученных результатов путем оформления патентов либо с использованием режима коммерческой тайны.
4. Обязательства исполнителя по проведению патентных исследований в полном объеме в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
5. Обязательства государственного заказчика и исполнителя в отношении использования предшествующей интеллектуальной собственности или прав и информации, принадлежащей третьим лицам.
6. Обязательства обладателя прав на созданные объекты интеллектуальной собственности по выплате вознаграждения их авторам.
7. Порядок использования результатов работ, полученных в рамках государственного контракта.
Согласно действующему российскому законодательству право на результаты работ, выполняемых по договору, в том числе на объекты, способные к правовой охране, может принадлежать как заказчику, так и исполнителю, или заказчику и исполнителю совместно.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.05 N 685 "О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности", следует соблюдать следующие принципы закрепления прав на результаты научно-технической деятельности, созданные за счет бюджетных средств.
1. Государственные заказчики научно-технической продукции должны в обязательном порядке обеспечить закрепление за государством прав на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, если данные результаты в силу закона изъяты из оборота либо ограничены в обороте или финансирование работ по доведению этих результатов до стадии промышленного применения (включая изготовление опытной партии) берет на себя Российская Федерация.
2. Государственные заказчики научно-технической продукции должны в обязательном порядке закрепить за государством, или за Российской Федерацией и исполнителем совместно, права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, связанные с обеспечением обороны и безопасности государства, а также с защитой здоровья населения.
В иных случаях права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, должны закрепляться за организацией-исполнителем.
Согласно Патентному закону Российской Федерации (статья 9.1) права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту закрепляются на основе договорного принципа:
"Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным или муниципальным контрактом на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик".
Принятое сторонами государственного контракта соглашение о распределении прав на результаты научно-технической деятельности должно быть четко зафиксировано в государственном контракте на выполнение работ для государственных нужд.
В случае закрепления прав на результаты работ, полученные в рамках контракта, за организацией-исполнителем, для обеспечения интересов государства в контракте следует оговорить определенные условия по распоряжению этими правами.
Условия распоряжения правами на результаты, полученные при выполнении работ, как правило, определяется в отдельном соглашении (договоре), которое является неотъемлемой частью государственного контракта. Условия распоряжения правами могут быть также включены непосредственно в текст государственного контракта.
В соответствии с Патентным законом Российской Федерации, вводится следующее требование: "В случае, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи получен не Российской Федерацией, не субъектом Российской Федерации или не муниципальным образованием, патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставлять указанным им лицу или лицам неисключительную безвозмездную лицензию на использование данных изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ либо осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд".
Аналогичное требование содержится также и в постановлении Правительства Российской Федерации от 17.11.05 N 685: "При закреплении прав на результаты научно-технической деятельности за исполнителем, лицо, указанное государственным заказчиком, вправе безвозмездно использовать эти результаты в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государственных нужд".
Таким образом, положение о безвозмездном предоставлении по требованию государственного заказчика указанному им третьему лицу прав на использование полученных результатов должно обязательно присутствовать в контракте.
Кроме того, в соответствии с уже упоминавшимися изменениями и дополнениями, которые вносятся в законы по интеллектуальной собственности, в контракт должно быть включено также требование об эффективном использовании полученных результатов, в случае их закрепления за организацией-исполнителем. Права на результаты научно-технической деятельности, полученные в рамках государственных контрактов и закрепленные за организацией-исполнителем работ по контракту, должны быть использованы ею в собственном производстве или же на основе лицензионного договора. Если в течение четырех лет с даты получения исключительных прав организация-правообладатель не предприняла необходимых действий для их практического использования и не предполагает каких-либо шагов в этом направлении, она должна будет передать полученные ранее права государственному заказчику или уполномоченному им лицу. Новый лицензиат в этом случае должен быть определен на конкурсной основе.
Возможно введение в контракт требования о том, что исполнитель, получивший права на результаты работ по государственному контракту, обязуется использовать их на территории Российской Федерации.
В контракт должно быть включено положение о том, что организация-исполнитель работ по государственному контракту, в случае закрепления за ней прав на результаты научно-технической деятельности, обязана предоставлять государственному заказчику сведения обо всех фактах их использования.
В контракте оговариваются условия, распространяющиеся на права исполнителя по распоряжению закрепленной за ним интеллектуальной собственностью (отсутствие права на уступку охранного документа без согласования с государственным заказчиком или передачу прав на ограниченный срок), а также право контроля со стороны государственного заказчика за использованием результатов научно-технической деятельности, в том числе передаваемых исполнителем третьим лицам.
В контракт должно быть включено обязательство обладателя прав на полученные результаты научно-технической деятельности отражать их, в случае их использования, в составе нематериальных активов предприятия.
Основным условием вовлечения результатов научно-технической деятельности в легальный оборот, является наличие их правовой охраны.
Поскольку распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2001 N 1607-р на государственных заказчиков научно-технической продукции возлагается обязанность в пределах своей компетенции эффективно осуществлять распоряжение закрепленными за государством правами на результаты научно-технической деятельности, а организация -исполнитель, получившая права на результаты работ по контракту, должна быть уверена в отсутствии конкурентов, стороны контракта, безусловно, заинтересованы в обеспечении необходимой правовой охраны полученных результатов.
Порядок закрепления прав на результаты научно-технической деятельности, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.05 N 685, предусматривает закрепление прав на все созданные за счет средств федерального бюджета результаты научно-технической деятельности, включая:
исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных;
права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).
Сторона контракта, получившая права на создаваемые результаты, обязана обеспечить их правовую охрану или используя процедуру патентования, т.е. оформив исключительные права путем подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, или же путем придания полученным результатам статуса коммерческой тайны (беспатентная форма охраны).
Режим охраны результатов работ в виде коммерческой тайны может быть использован для охраны научной, научно-технической, конструкторской и технологической информации и документации, рабочих материалов, ряда объектов технологического характера. Однако следует учитывать, что беспатентная форма охраны также требует проведения определенных мероприятий по защите коммерческой тайны.
Выбор режима правовой охраны проводится стороной контракта, получившей права на создаваемые результаты.
В раздел государственного контракта, устанавливающего права и обязанности сторон, включаются обязанности исполнителя работ уведомлять государственного заказчика о каждом полученном при выполнении государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, либо в качестве информации, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны. Исполнитель работ обязан в течение определенного срока обеспечить правовую охрану такого результата с учетом принятого сторонами принципа распределения прав.
В отношении результатов работ, которые будут охраняться путем оформления исключительных прав, в контракте необходимо зафиксировать порядок подачи заявок на выдачу охранных документов и получение правовой охраны результатов научно-технической деятельности, созданных в процессе выполнения работ по контракту.
В этом же разделе необходимо предусмотреть обязательства сторон в отношении расходов на получение правовой охраны, в том числе на проведение патентных исследований и консультаций, оплаты услуг патентных поверенных, возможных расходов на зарубежное патентование и обязательных при выполнении государственных контрактов расходов на проведение исследований на патентную чистоту полученных результатов, а также в отношении расходов на поддержание патентов в силе.
На исполнителя работ при представлении государственному заказчику информации о полученных в рамках выполнения работ по контракту результатах следует возложить обязанность вместе с обоснованием целесообразности обеспечения одной из форм правовой охраны для каждого из результатов представлять также обоснование затрат на осуществление мероприятий по правовой охране, особенно при предполагаемом зарубежном патентовании результата.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.11.05 N 685 расходы по обеспечению правовой охраны результатов научно-технической деятельности при закреплении прав на них за Российской Федерацией осуществляются за счет выделяемых государственными заказчиками средств федерального бюджета.
В случае закрепления прав за исполнителем, все расходы по обеспечению правовой охраны осуществляются исполнителем.
Контракт должен содержать пункт, обязывающий исполнителя проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, а также гарантировать заказчику получение результатов, не нарушающих прав третьих лиц.
Основной целью проведения исполнителем патентных исследований является выбор оптимальных путей достижения конечного результата работы, обеспечение его высокого технического уровня и патентной чистоты.
Для успешной коммерциализации необходима конкурентоспособная продукция. Создание в процессе проведения НИОКР объектов интеллектуальной собственности является условием необходимым, но еще недостаточным для обеспечения конкурентоспособности продукции. В то же время, патентные исследования, проводимые в полном объеме на всех стадиях НИОКР, позволяют уже на самом начальном этапе разработок получить обоснованные данные о перспективности и конкурентоспособности разработок. Квалифицированная оценка мирового уровня и тенденций развития технологий, изучение рыночной конъюнктуры с учетом деятельности конкурентов, обеспечение правовой охраны результатов научно-технической деятельности необходимы для успешной реализации полученных результатов на внутреннем и внешнем рынках.
В отношении требований по обеспечению патентной чистоты полученных результатов, следует отметить, что данная обязанность исполнителя на практике представляется весьма проблематичной, поскольку в процессе проведения НИР или ОКР довольно трудно прогнозировать, что результаты выполненных в соответствии с контрактом работ, особенно научно-исследовательских, обязательно будут обладать патентной чистотой.
Гарантии патентной чистоты могут быть представлены исполнителем только в отношении определенной территории (одной страны, ряда стран) и на определенный момент времени (что сторонам обязательно следует согласовать в контракте), поскольку охрана исключительных прав носит территориальный и временной характер.
В государственном контракте должен содержаться пункт, касающийся урегулирования вопросов предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих сторонам контракта или третьим лицам и необходимых для выполнения работ и получения результатов в рамках данного контракта.
В соответствии с этим обязательством, еще до заключения государственного контракта исполнитель обязан согласовать с государственным заказчиком целесообразность использования в работе по контракту предшествующих результатов и необходимость приобретения прав на их использование. В тексте контракта должен присутствовать пункт, устанавливающий порядок приобретения прав на конкретную, необходимую для осуществления работ по государственному контракту предшествующую интеллектуальную собственность и информацию, принадлежащие исполнителю или третьим лицам. Обычно при этом государственный заказчик обязуется заключить с обладателем прав на предшествующие результаты лицензионный договор и определить вопрос осуществления платежей за их использование.
При этом условия передачи прав на использование предшествующих результатов зависят от конкретных ситуаций.
Практика заключения государственных контрактов на выполнение исследований и разработок показывает, что стороны предпочитают учет стоимости переданного предшествующего результата в общей сумме затрат передающей стороны на разработку конечного результата и/или, соответственно, в определении доли участия передающей стороны в создании этого конечного результата.
Положения контракта должны предусматривать выплату вознаграждения авторам создаваемых объектов интеллектуальной собственности. Выплату этого вознаграждения должна обеспечивать прежде всего та сторона, которая при распределении создаваемой интеллектуальной собственности получает право на ее коммерческое использование. Следует отметить, что обычно ответственность за выплату вознаграждений авторам, создавшим в рамках работ по контракту интеллектуальную собственность, возлагается на исполнителя. Однако стороны в контракте могут зафиксировать и иные договоренности, в частности возложить эту обязанность на заказчика, особенно, если права на полученные результаты будут принадлежать заказчику. Необходимо также определить порядок выплаты авторских вознаграждений, например, в виде единовременных платежей и/или периодических отчислений, а также указать сроки выплат.
Раздел контракта, касающийся порядка использования результатов работ, полученных в рамках государственного контракта, должен содержать:
обязательство сторон по заключению договора на использование результатов, созданных по контракту;
сроки заключения указанного договора после завершения работ по контракту;
признание сторонами правоотношений, предусмотренных контрактом, в качестве существенных условий заключаемого в будущем договора на использование результатов работ;
предполагаемый план использования полученных результатов.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.05 N 685 в договоры, заключаемые между правообладателем результатов работ и хозяйствующими субъектами, необходимо включать условие о выплате в федеральный бюджет компенсационных платежей, осуществляемых из средств, поступивших от уступки или использования прав на результаты научно-технической деятельности.
При этом Минобрнауки России совместно с Минфином России поручено разработать и в I квартале 2006 г. внести в Правительство Российской Федерации предложения по определению размера и вида компенсационных платежей.
Решение вопросов распределения прав между государством, финансирующим интеллектуальную деятельность, и исполнителем работ должно осуществляться в рамках государственного контракта (договора).
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.05 N 685 закрепляет нормы, обеспечивающие баланс интересов всех субъектов правоотношений, участвующих в создании результатов интеллектуальной деятельности, включая государство. С одной стороны, государству предоставляется возможность распоряжаться правами на результаты, в первую очередь, связанные с интересами обороны и национальной безопасности, и в то же время значительная часть этих прав передается организациям - исполнителям работ и другим хозяйствующим субъектам.
Полное и точное указание в государственных контрактах прав и обязанностей государственного заказчика и исполнителя работ в отношении созданных результатов научно-технической деятельности должно способствовать дальнейшему совершенствованию контрактной системы исполнения государственных заказов, повышению ответственности государственных заказчиков за правовую охрану и использование научно-технических результатов, создаваемых за счет федерального бюджета, защите интересов государства при вовлечении результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот и повышению эффективности легального использования созданных результатов научно-технической деятельности.
Руководитель Роспатента Б.П. Симонов